La reprise d’une marque ancienne d’un concurrent n’est pas fautive si cette marque ne jouit pas effectivement et actuellement d’une certaine renommée

Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que la reprise d’une marque ancienne, inexploitée depuis de nombreuses années et retirée par le titulaire initial, n’est pas fautive.

En 1986, un groupe de sociétés spécialisé dans l’agroalimentaire (le « Groupe ») avait fait le choix de remplacer la marque sous laquelle il commercialisait des confiseries (la « Marque Ancienne ») par une nouvelle marque.

Souhaitant commercialiser des produits sous la Marque Ancienne, un fabricant de confiseries avait, en 2017, sollicité du Groupe le retrait de plusieurs de ses marques françaises, ce que le Groupe avait accepté.

Le fabricant de confiseries avait ensuite procédé au dépôt de plusieurs marques internationales reprenant la Marque Ancienne puis à la commercialisation de confiseries sous ces marques par le biais d’une société tierce. 

Estimant que la reprise de sa Marque Ancienne portait atteinte à ses droits, le Groupe avait assigné le fabricant de confiseries ainsi que la société commercialisant les confiseries (ci-après les « Défenderesses ») devant le Tribunal judiciaire de Paris en dépôt frauduleux de marques. 

  • L’absence de mauvaise foi du déposant qui a entrepris des démarches en vue du rachat des marques anciennes

Le Groupe sollicitait l’annulation de la partie française des marques internationales qui avaient selon elle été déposées de mauvaise foi par le fabricant de confiseries. 

Le Tribunal a rappelé que l’usage d’un signe dont l’enregistrement permettrait de tirer indûment profit de la renommée d’une marque antérieure est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur. 

Cela étant, un comportement parasitaire à l’égard d’une marque antérieure ne peut être caractérisé que si cette marque jouit « effectivement et actuellement » d’une certaine renommée.

En l’occurrence, le Tribunal a conclu à l’absence de mauvaise foi du titulaire en raison des « démarches usuelles dans la vie des affaires » entreprises par ce dernier pour s’assurer de la disponibilité de la Marque Ancienne qu’il souhaitait exploiter. 

Au titre de ces démarches, le fabricant de confiseries avait notamment sollicité le retrait de ses marques françaises par le Groupe et proposé, sans succès, de racheter les marques françaises les plus anciennes et/ou de s’engager à ne pas utiliser la Marque Ancienne sur un emballage similaire à celui utilisé par le Groupe. 

  • L’absence de caractère trompeur des marques litigieuses dès lors qu’elles sont les seules en vigueur sur le territoire français

Le Groupe fondait également sa demande de nullité sur le caractère prétendument trompeur des marques litigieuses, estimant qu’il existait un risque de confusion avec sa Marque Ancienne. 

En effet, une marque est nulle lorsqu’elle est susceptible de tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service[1].

Le Tribunal a toutefois jugé que les marques litigieuses n’étaient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs dès lors qu’elles étaient les seules en vigueur sur le territoire français depuis le retrait par le Groupe de ses propres marques. 

De plus, les juges du fond ont considéré que la « renommée résiduelle éventuelle » de la Marque Ancienne ne permettait pas d’établir le caractère trompeur allégué. 

Le Groupe considérait que la promotion de produits sous la Marque Ancienne créait un risque de confusion avec ses propres produits et relevait de ce fait de la concurrence déloyale. 

Il reprochait également aux Défenderesses d’avoir poussé le consommateur à consommer leurs produits, en les associant aux anciennes confiseries du Groupe, et d’avoir ainsi eu recours à des pratiques commerciales trompeuses[2]

Le Tribunal a néanmoins considéré que les Défenderesses n’avaient pas commis de faute constitutive d’actes de concurrence déloyale ni eu recours à une pratique commerciale trompeuse pour les raisons suivantes : 

  • Absence de dépôts de mauvaise foi des marques internationales ; 
  • Absence de commercialisation, par le Groupe, en France de produits sous la Marque Ancienne depuis trente ans ;
  • Renonciation à ses marques françaises par le Groupe. 

Lire le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 20 décembre 2023, RG n°18/14422


[1] Article L. 711-2, 8° du Code de la propriété intellectuelle

[2] Conformément à l’article L. 121-2 du Code de la consommation, une pratique commerciale est notamment trompeuse lorsqu’elle créer un risque de confusion avec un autre bien ou service ou une marque. 

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